對于涉外定牌加工行為中的商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定問題，目前知識產(chǎn)權(quán)業(yè)界一直存在較大爭議。但近期，江蘇省高級人民法院在上海柴油機(jī)股份有限公司（下稱上柴公司）訴常佳金峰動力機(jī)械公司（下稱常佳公司）商標(biāo)侵權(quán)糾紛一案（下稱“東風(fēng)案”）中，首次提出對于國外委托人委托貼牌的商標(biāo)本身不具有正當(dāng)性的，國內(nèi)加工企業(yè)應(yīng)當(dāng)負(fù)有更高的注意義務(wù)和避讓義務(wù)，否則應(yīng)認(rèn)定國內(nèi)加工企業(yè)存在過錯，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。江蘇省高級人民法院在該案中從商標(biāo)保護(hù)的國際視野出發(fā)，考慮系爭商標(biāo)在國外的情況，形成了判定涉外定牌加工是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的獨特方法。

　　國內(nèi)相關(guān)案例探析

　　上柴公司為“東風(fēng)”文字和圖形組合商標(biāo)在我國的商標(biāo)權(quán)利人，注冊類別為第7類柴油機(jī)、內(nèi)燃機(jī)配件商品，核準(zhǔn)注冊時間為1962年8月1日。常佳公司是一家國內(nèi)加工企業(yè)，與案外人印度尼西亞企業(yè)PTADIPERKASABUANA公司（下稱PTADI公司）于2013年10月1日簽訂了一份委托書，PTADI公司以“DONGFENG（東風(fēng)）”商標(biāo)及標(biāo)志所有人的身份，委托常佳公司生產(chǎn)附有“DONGFENG（東風(fēng)）”商標(biāo)及標(biāo)志的柴油機(jī)及柴油機(jī)組件，出口至印度尼西亞進(jìn)行銷售。案外人PTADI公司系在印度尼西亞注冊成立的公司，為印度尼西亞“DONGFENG（東風(fēng)）”商標(biāo)所有人，核準(zhǔn)注冊時間為1987年1月19日。2013年10月8日，上柴公司以常佳公司侵犯其享有的注冊商標(biāo)專用權(quán)為由，向江蘇省常州市中級人民法院提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟。此前，上柴公司與PTADI公司就“東風(fēng)”商標(biāo)權(quán)屬爭議自2006年起在印度尼西亞法院經(jīng)過多次訴訟。2011年2月11日，該“東風(fēng)”商標(biāo)在印度尼西亞境內(nèi)的權(quán)屬經(jīng)法院判決最終歸于PTADI公司所有。

　　一審法院經(jīng)審理認(rèn)為，常佳公司的加工行為未侵犯上柴公司享有的涉案注冊商標(biāo)專用權(quán)。但在二審中，江蘇省高級人民法院認(rèn)為，常佳公司明知國外委托人PTADI公司與上柴公司就注冊商標(biāo)“東風(fēng)”權(quán)屬爭議在印度尼西亞法院曾經(jīng)過多次訴訟，法院有理由相信作為國外委托人的PTADI公司就注冊商標(biāo)“東風(fēng)”在印度尼西亞涉嫌惡意搶注，“東風(fēng)”商標(biāo)為我國的馳名商標(biāo)，作為國內(nèi)加工方的常佳公司并沒有盡到更高的注意義務(wù)和合理的避讓義務(wù)。應(yīng)認(rèn)定常佳公司存在過錯，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為，并承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。

　　就江蘇省高級人民法院在判決中認(rèn)定存在3方主體的涉外定牌加工行為是否構(gòu)成侵權(quán)時所使用的方法，可以被總結(jié)為“三步判定法”。首先，考察國內(nèi)加工企業(yè)是否對國外委托人在國外享有注冊商標(biāo)權(quán)或者取得合法授權(quán)許可、注冊商標(biāo)狀況進(jìn)行審查，即國內(nèi)加工企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確委托方的主體資格證明、并擁有委托加工合同等法律文件等；其次，明確國內(nèi)商標(biāo)權(quán)利人和國外商標(biāo)權(quán)利人是否存在利益沖突問題，依據(jù)相關(guān)法律、條約和誠實信用原則，判定特定主體的商標(biāo)注冊行為是否正當(dāng)；最后，在完成了對兩個有沖突的商標(biāo)權(quán)利人的注冊行為的正當(dāng)性審查后，根據(jù)正當(dāng)性審查的結(jié)果判斷國內(nèi)加工商是否盡到了相應(yīng)程度的注意義務(wù)。江蘇省高級人民法院在“東風(fēng)”案中判定涉外定牌加工是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)所采用的方法有一個顯著的特點，便考慮了商標(biāo)域外因素。

　　我國人民法院在審理包括涉外定牌加工在內(nèi)的商標(biāo)糾紛案時，考慮商標(biāo)域外因素的情形并不多見，而美國對于商標(biāo)法域外適用的司法實踐經(jīng)驗在某些方面可以為我國人民法院提供借鑒。

　　美國的司法實踐

　　針對涉外定牌加工行為在美國完全有可能因為涉案商標(biāo)在國外構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)而受到美國蘭哈姆法的規(guī)制，最早可追溯到1952年，美國最高法院在Steelev.BulovaWatchCo.案（下稱“Bulova”案）中，首次對美國蘭哈姆法的域外適用情況作出確認(rèn)，判決被告構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的重要因素，是域外商標(biāo)具有不正當(dāng)性且對美國的商業(yè)具有實質(zhì)性影響。后來美國各聯(lián)邦巡回法院為了避免美國蘭哈姆法域外效力的濫用，試圖從被告的公民身份、被告行為對美國商業(yè)的影響、美國法律與外國法律可能發(fā)生的沖突等方面對“Bulova”案所確立的美國蘭哈姆法域外效力給出具體的使用標(biāo)準(zhǔn)。

　　在1956年的VanityFairMillsv.EatonCo.案中，美國聯(lián)邦第二巡回法院引用了“Bulova”案中法院的觀點，并首次對“Bulova”案中所確立的域外適用作出解釋，對美國蘭哈姆法的域外適用設(shè)定了3個必要條件：被告是美國國民，且美國在該國有廣泛權(quán)利規(guī)制本國國民行為；與外國法所確立的商標(biāo)法不存在沖突；被告的行為對美國的貿(mào)易存在實質(zhì)影響。

　　在McBeev.DelicaCo.，Ltd.案中，美國聯(lián)邦第一巡回上訴法院認(rèn)為，對于美國蘭哈姆法是否可以域外適用可以采取兩個判斷標(biāo)準(zhǔn)，首先被告是否具有美國國籍，如果被告擁有美國國籍，則可以使管轄權(quán)直接成立；如果沒有美國國籍，則再判斷被告的行為是否對美國的貿(mào)易產(chǎn)生實質(zhì)性的影響。該案并沒有對關(guān)于與其他國家的商標(biāo)法是否存在沖突這一要件進(jìn)行闡述，但美國法院在其他案件中曾指出，正在進(jìn)行的訴訟和正在進(jìn)行的商標(biāo)注冊申請都不足以造成美國法與外國法的沖突，只有外國法院已經(jīng)作出的最終明確判決或已經(jīng)注冊的有效商標(biāo)，才有可能排除美國法院的管轄權(quán)的成立。

　　通過美國的司法實踐可以看出，美國蘭哈姆法雖然可以適用于域外的侵權(quán)行為，但是這種適用受到很多限制。美國法院對判斷蘭哈姆法是否可以域外適用確立了不同標(biāo)準(zhǔn)，總體包括：被告是否是本國公民，若是本國公民，也可以直接受本國法律的規(guī)制；侵權(quán)產(chǎn)品是否會對本國商業(yè)造成實質(zhì)性影響，如果侵權(quán)產(chǎn)品未進(jìn)入本國，不會對本國商業(yè)造成實質(zhì)性影響，美國法院仍然不會保護(hù)本國國民在國外的商標(biāo)權(quán)，這是商標(biāo)權(quán)地域性的表現(xiàn)；國外已經(jīng)最終明確的法院判決或已經(jīng)注冊的有效商標(biāo)可以排除美國蘭哈姆法的域外適用。

　　域外因素的考量

　　結(jié)合美國蘭哈姆法域外適用的司法實踐，綜合我國涉外定牌加工行為案件的特點，筆者認(rèn)為，在判定國內(nèi)企業(yè)的涉外定牌加工是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)時所考慮的域外因素，應(yīng)當(dāng)包括：第一，原告在產(chǎn)品銷售國是否享有商標(biāo)權(quán)。若銷售國的商標(biāo)權(quán)并不是原告享有的，而是定牌加工委托人享有的，那么在銷售國不可能存在商標(biāo)侵權(quán)行為，在我國的定牌加工行為也不應(yīng)當(dāng)構(gòu)成侵權(quán)。第二，國外法院對案件的相關(guān)爭議焦點是否已經(jīng)作出過最終明確的司法判決。如針對商標(biāo)權(quán)屬糾紛而言，如果國外法院已經(jīng)明確作出商標(biāo)權(quán)的歸屬判決，則我國法院應(yīng)當(dāng)尊重國外法院的判決。

　　在“東風(fēng)”案中，雖然PTADI公司與上柴公司在印度尼西亞就“東風(fēng)”商標(biāo)權(quán)屬曾存在糾紛，但印度尼西亞最高法院通過判決已經(jīng)明確在印度尼西亞“東風(fēng)”商標(biāo)權(quán)權(quán)屬歸于PTADI公司，可見其在印度尼西亞境內(nèi)使用“東風(fēng)”商標(biāo)不是一種侵權(quán)行為。其次，針對印度尼西亞法院已經(jīng)作出的最終明確判決，我國人民法院應(yīng)該維護(hù)商標(biāo)法的地域性原則以及法律的可預(yù)見性，并通過司法實踐來尊重他國法院對案件作出的判決。

　　根據(jù)我國現(xiàn)階段的社會發(fā)展需求和經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，對于涉外定牌加工問題，應(yīng)當(dāng)避免“一刀切”，但就考慮哪些商標(biāo)的域外因素及在何種情況下應(yīng)該考慮域外因素是今后理論和實踐需要解決的問題，在根據(jù)不同情形個案認(rèn)定涉外定牌加工是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)時，要正確考慮系爭商標(biāo)在國外的法律狀態(tài)，不應(yīng)抽象地利用誠實信用原則及馳名商標(biāo)的保護(hù)制度對此類案件作出認(rèn)定。（李旭穎作者單位：華東政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院）

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