在Ciba-Geigy Corporation. v. Bolar Pharmaceutical Co, Inc.案中，原告Ciba公司于1970年獲得了一種降壓藥的專利權(quán)。并在這種降壓藥上注冊了名為Apresazide的商標(biāo)。原告將降壓藥分別裝在容量25毫克、藍(lán)白色膠囊，以及容量50毫克、粉白色膠囊中銷售。 [1] 原告的專利權(quán)于1981年屆滿后，被告Bolar公司開始生產(chǎn)與原告降壓藥類似的藥物，并且在使用了上述兩種規(guī)格、形狀和顏色的膠囊，其外形與Apresazide牌降壓藥膠囊?guī)缀跻荒Ｒ粯?，唯一的不同之處在于兩種膠囊之上分別印有兩個公司的名稱。 [2]

　　原告根據(jù)美國《商標(biāo)法》和新澤西州的《反不正當(dāng)競爭法》對被告提出了兩項指稱，首先是被告在仿制藥品上使用與其Apresazide牌降壓藥相同的膠囊，構(gòu)成對商品來源的錯誤陳述，違反了禁止未經(jīng)許可模仿“非功能性”商業(yè)外觀的法律。其次是被告使用相同膠囊的目的就是促使藥店或藥劑師將被告的藥品假冒為原告的Apresazide牌降壓藥出售;或者說被告對這一假冒后果至少能夠進(jìn)行合理的預(yù)期。因此被告的行為構(gòu)成“間接侵權(quán)”。 [3]

　　美國第三巡回上訴法院認(rèn)為：原告在選擇Apresazide牌降壓藥膠囊的顏色時完全時隨意的，并沒有任何醫(yī)療上的目的。其他制藥公司也曾經(jīng)制造出顏色不同的相同藥品。同樣，原告藥品的大小和形狀也沒有醫(yī)療上的用途。這樣，原告膠囊的顏色、大小和形狀就只有識別藥品來源的功能，即具有了“顯著性”。 [4] 而證據(jù)表明，雖然被告的膠囊上印有自己公司的名稱，但服用降壓藥的患者多數(shù)已經(jīng)超過60歲，其視力難以認(rèn)清膠囊上的小字，以區(qū)分被告與原告在外觀上相同的藥品。因此被告使用與原告藥品相同的商業(yè)外觀會導(dǎo)致消費(fèi)者的混淆。 [5] 同時，法院也根據(jù)證據(jù)認(rèn)定：被告故意復(fù)制原告藥品商業(yè)外觀的主要動機(jī)是將促使藥店和藥劑師將其生產(chǎn)的藥品以原告Apresazide牌降壓藥的價格出售。在原告可以合理預(yù)期藥店和藥劑師會用自己的藥品假冒Apresazide牌降壓藥時，其繼續(xù)供貨的行為即已構(gòu)成“間接侵權(quán)”，即使其沒有其他引誘和鼓勵假冒的行為。 [6]

　　1984年，美國最高法院在William R. Warner v. Eli Lilly案判決60年之后，在Ives Laboratories, Inc. v. Inwood Laboratories, Inc. 案中再一次陳述了商標(biāo)“間接侵權(quán)”的規(guī)則。強(qiáng)調(diào)藥品的商業(yè)外觀如果具有“功能性”，就不能作為商標(biāo)受到保護(hù)，仿制者如果故意引誘他人實施商標(biāo)侵權(quán)，仍然要作為間接侵權(quán)者承擔(dān)責(zé)任，但商標(biāo)權(quán)人必須對此予以舉證證明。

　　該案的基本事實背景和上述幾個案例很相似：原告Ives公司制造享有專利的處方藥抗栓丸，并注冊了商標(biāo)Cyclospasmo。在其專利保護(hù)期屆滿之后，被告不但仿制這種藥品，還使用了相同顏色的膠囊，同時在向藥劑師寄送的產(chǎn)品目錄中列出了自己仿制藥品的價格與原告藥品的價格，以示自己的藥品便宜。而一些藥劑師將被告的仿制藥品裝在自己的容器中、貼上原告的Cyclospasmo商標(biāo)加以銷售。原告依據(jù)美國《商標(biāo)法》提起訴訟，首先認(rèn)為被告故意使用與之相似的藥品商業(yè)外觀會會導(dǎo)致消費(fèi)者對藥品的來源產(chǎn)生誤認(rèn)，其次認(rèn)為被告使用相似商業(yè)外觀和發(fā)送價格比較廣告的行為還意在誘使藥劑師實施商標(biāo)侵權(quán)行為，即構(gòu)成“間接侵權(quán)”。 [7]

　　對于原告的第一個訴訟請求，關(guān)鍵在于原告藥品的商業(yè)外觀是否具有“功能性”，因為只有“非功能性”的商業(yè)外觀才可能因具有“顯著性”而作為非注冊商標(biāo)受到保護(hù)。被告對該商業(yè)外觀的使用才可能構(gòu)成“直接侵權(quán)”。對此，最高法院支持地區(qū)法院的認(rèn)定，即原告藥品的顏色對于患者和醫(yī)生而言是“功能性”的，其原因在于許多老年患者是以藥品的顏色來識別其治療效果的。一些患者將不同的藥物混放在一個容器中，并根據(jù)顏色區(qū)分不同的藥物。 [8] 在這種情況下，藥品顏色起到的作用并非區(qū)分來源于不同制藥公司的同一類藥品，而是區(qū)別不同種類的藥品。換言之，對于抗栓丸而言，其藍(lán)白相間的顏色是用于識別產(chǎn)品本身而非識別產(chǎn)品來源的，本身不具有“顯著性”。這樣，這種顏色就具有了“功能性”，不能作為未注冊商標(biāo)受到保護(hù)。因此，被告將藥品制成與原告藥品相同的顏色并不構(gòu)成侵權(quán)。

　　對于原告提出的被告實施了“間接侵權(quán)”行為的指稱，最高法院重申了60年前William R. Warner v. Eli Lilly案所確立的基本原則，即直接侵權(quán)者之外的人也可能承擔(dān)商標(biāo)侵權(quán)責(zé)任。最高法院指出：

　　“商標(biāo)侵權(quán)責(zé)任可以擴(kuò)展到實際錯貼標(biāo)簽的人之外。即使生產(chǎn)者沒有在銷售鏈上直接控制他人，在某些情況下它也要為他們的侵權(quán)活動承擔(dān)責(zé)任。因此，如果制造者或銷售者故意引誘他人侵犯商標(biāo)權(quán)，或者如果其知道或有理由知道他人正在實施商標(biāo)侵權(quán)而繼續(xù)向其提供產(chǎn)品，則生產(chǎn)者或銷售者對這種欺騙所造成的損害要承擔(dān)責(zé)任。” [9]

　　在本案中，那些將被告藥品貼上原告商標(biāo)出售的藥劑師無疑直接侵犯了原告的商標(biāo)權(quán)。而被告并沒有實施同樣的行為，而且由于原告藥品的商業(yè)外觀具有“功能性”，被告使用同樣的外觀也不構(gòu)成“直接侵權(quán)”。這樣，被告是否要為藥劑師的商標(biāo)侵權(quán)行為承擔(dān)責(zé)任就取決于其是否故意引誘藥劑師實施侵權(quán)行為，以及在知曉藥劑師正在實施侵權(quán)之后，是否繼續(xù)向其提供藥品。

　　法院發(fā)現(xiàn)：被告的銷售代表從未親自拜訪過藥劑師，不可能以任何明示或暗示的語言引誘或促使藥劑師將被告生產(chǎn)的藥品貼上原告的商標(biāo)出售。被告僅僅是向藥劑師們寄送產(chǎn)品目錄，并在其中將自己的藥品與原告的同類藥品進(jìn)行了價格比較。 [10] 對此，法院認(rèn)為：不能僅以被告進(jìn)行價格比較的事實認(rèn)定被告暗示藥劑師們應(yīng)當(dāng)將自己的藥品假冒為原告的藥品出售。而且，雖然被告能夠預(yù)見某些不道德的藥劑師可能利用自己的藥品實施商標(biāo)侵權(quán)行為，但被告畢竟無法準(zhǔn)確地預(yù)見是哪些藥劑師會這樣做。因此也不能要求被告停止向所有藥劑師提供與原告藥品在外觀上相似的藥品。

　　Ives案對于澄清第二類商標(biāo)“間接侵權(quán)”的構(gòu)成有重大意義。它進(jìn)一步說明了判斷藥品商業(yè)外觀是否具有“功能性”的標(biāo)準(zhǔn)。通過對比上述Ciba-Geigy v. Bolar案和 SK

F. v. Premo案可以發(fā)現(xiàn)：藥品的商業(yè)外觀是否具有“功能性”并不能一概而論。當(dāng)藥品的顏色等外觀成為患者識別一類藥品的依據(jù)時，該外觀就有“功能性”。反之，如果藥品外觀是患者區(qū)分不同制藥公司生產(chǎn)的同類藥品的手段，則該外觀就不具有“功能性”，而是具有“顯著性”，可以作為非注冊商標(biāo)受到保護(hù)。同時，Ives案也明確了判斷商品提供者為下手經(jīng)營者的商標(biāo)侵權(quán)行為承擔(dān)“間接侵權(quán)”責(zé)任的標(biāo)準(zhǔn)：在沒有使用他人商標(biāo)或他人具有“顯著性”的商業(yè)外觀的情況下，僅僅一般性地預(yù)見下手經(jīng)營者可能會將自己的產(chǎn)品假冒為他人的相似產(chǎn)品出售并不足以使商業(yè)提供者承擔(dān)停止供貨的責(zé)任。只有在其知曉或應(yīng)當(dāng)知曉某一特定下手經(jīng)營者正在利用自己提供的商品從事商標(biāo)侵權(quán)時，才應(yīng)當(dāng)采取包括停止供貨在內(nèi)的合理措施，否則構(gòu)成“間接侵權(quán)”。這一規(guī)則避免了對本身沒有實施假冒行為的商品提供者施加過重的侵權(quán)責(zé)任，有利于保障正常的經(jīng)營秩序和維護(hù)利益平衡。[page]

　　(三)印刷商、廣告商和包裝商等制作、印刷商標(biāo)標(biāo)識或在包裝上附著商標(biāo)標(biāo)識

　　如果印刷商、廣告商和外包裝生產(chǎn)商等專業(yè)服務(wù)提供者在知曉委托人沒有獲得商標(biāo)權(quán)人合法授權(quán)的情況下，仍然接受委托而制作、印刷商標(biāo)標(biāo)識、在出版的廣告宣傳冊或播出的廣告節(jié)目中使用商標(biāo)標(biāo)識，或是在產(chǎn)品包裝上附著商標(biāo)標(biāo)志，也會構(gòu)成“間接侵權(quán)”。

　　這類以特定方式使用商標(biāo)的行為與上述第一類“間接侵權(quán)”存在很大差異。除了下文所述的例外情況之外，上述第一類“間接侵權(quán)”明顯具有利用他人商標(biāo)牟取非法利益的意圖。雖然將貼有他人商標(biāo)的商品出售給“知假買假”的經(jīng)銷商并未導(dǎo)致混淆，但該商品的制造商和銷售商清楚地知曉下手經(jīng)營商會進(jìn)行轉(zhuǎn)賣，從而使消費(fèi)者發(fā)生混淆?？梢哉f，該制造商和銷售商未經(jīng)許可在相同商品上使用相同商標(biāo)的行為是最終侵權(quán)行為的源頭，對消費(fèi)者的混淆負(fù)有最主要的責(zé)任。而且這類行為的實施者都是與商標(biāo)權(quán)人具有競爭關(guān)系的相同或相似產(chǎn)品提供者，其行為所獲得的利益直接來自于對他人商標(biāo)中所含商譽(yù)的不當(dāng)利用。因此，歐盟各國的商標(biāo)立法和《反不正當(dāng)競爭法重述》才認(rèn)為此種類型的侵權(quán)行為不僅是提供“侵權(quán)工具”的“間接侵權(quán)”，而是“直接侵權(quán)”。

　　與此相反，第三種類型行為是根據(jù)他人委托而實施的，委托者總會聲稱自己就是商標(biāo)權(quán)人或被許可人，許多受托人也是相信委托人有權(quán)使用相關(guān)商標(biāo)的，因此并沒有直接利用他人商標(biāo)牟取利益的意圖。同時，受托人只是向委托人提供印制好的商標(biāo)標(biāo)識、貼上商標(biāo)的產(chǎn)品包裝或廣告，除此之外并不向任何經(jīng)營者或消費(fèi)者提供。受托人的行為不但不會直接引起任何混淆，而且只要信賴委托人為商標(biāo)權(quán)人，受托人也不會預(yù)期最終消費(fèi)者會產(chǎn)生混淆。更為重要的是，受托人并非是商標(biāo)權(quán)人的商業(yè)競爭者，他們就其行為所獲得的利益也并非利用他人商標(biāo)中所含商譽(yù)的結(jié)果。即使委托人最終利用受托人提供的服務(wù)實施了“直接侵權(quán)”行為，受托人的服務(wù)也只起到次要和輔助的作用。因此，此類行為不應(yīng)被界定為“直接侵權(quán)”，而只能在行為人有過錯的情況下構(gòu)成“間接侵權(quán)”。美國《商標(biāo)法》和英國《商標(biāo)法》均將這類行為規(guī)定為或解釋為“間接侵權(quán)”。美國《商標(biāo)法》規(guī)定：對于未經(jīng)許可而復(fù)制、偽造、抄襲或仿冒他人注冊商標(biāo)標(biāo)志并將其附著在標(biāo)簽、標(biāo)記、印刷品、包裝、容器或廣告中，意圖在商業(yè)活動中用于對商品或服務(wù)的銷售、推銷、分發(fā)或廣告宣傳的行為，如果行為人知曉該仿冒的商標(biāo)意圖被用于導(dǎo)致混淆、誤認(rèn)或欺騙，商標(biāo)權(quán)人就可以獲得損害賠償并追索利潤。 [11] 為了明確起見，美國于1998年修訂后的《商標(biāo)法》還特定規(guī)定：如果“僅從事印刷標(biāo)志業(yè)務(wù)的侵權(quán)者或違法者”或“僅從事在報紙、雜志或其他類似媒體及電子媒體中從事廣告業(yè)務(wù)的侵權(quán)者或違法者”為“無辜侵權(quán)者或無辜違法者”(innocent infringer or innocent violator)，商標(biāo)權(quán)人僅能獲得禁止其在今后從事類似印刷他人商標(biāo)或在廣告中使用他人商標(biāo)的禁止救濟(jì)。 [12]

　　英國1994年《商標(biāo)法》規(guī)定：將注冊商標(biāo)附著于物質(zhì)材料之上，并意圖將其用于商品的標(biāo)簽或包裝，或用于商業(yè)文件，或用于對商品或服務(wù)的廣告者，如果知道或有合理的理由知道這種行為沒有獲得商標(biāo)權(quán)人或其被許可人的授權(quán)，對于他人使用該物質(zhì)材料侵犯注冊商標(biāo)權(quán)的行為，應(yīng)被視為侵權(quán)者。 [13] 需要指出的是：英國《商標(biāo)法》是在以與歐共體《一號指令》和《歐共體商標(biāo)條例》基本相同的用語界定了“直接侵權(quán)”行為和“對商標(biāo)的使用”之后，對上述行為加以規(guī)定的。 [14] 這說明即使是在將商標(biāo)“直接侵權(quán)”作較廣范圍界定的歐盟國家，也并不認(rèn)為此類受托行為是“直接侵權(quán)”。 [15]

　　美國和英國的法院在實踐中也確認(rèn)了這種行為只能構(gòu)成“間接侵權(quán)”。美國法院在判例中曾指出：只要廣告商無意出售貼有他人商標(biāo)的商品，廣告商就不能構(gòu)成“直接侵權(quán)”，只能被控“間接侵權(quán)”。 [16] 英國法院也認(rèn)為：同樣是將商標(biāo)附著于產(chǎn)品外包裝的行為，如果在附著商標(biāo)時商品本身已經(jīng)被包裝好了，該行為構(gòu)成“直接侵權(quán)”(即將上述第一種提供“侵權(quán)工具”的行為認(rèn)定為“直接侵權(quán)”)，但如果當(dāng)時外包裝中還沒有商品，在包裝上貼商標(biāo)的人僅是提供外包裝本身的，則只可能在特定條件下構(gòu)成“間接侵權(quán)”。 [17]

　　判斷受托人是否構(gòu)成此種類型“間接侵權(quán)”的關(guān)鍵仍然在于如何從外部事實認(rèn)定受托人的“知曉”。美國法院長期以來的判例認(rèn)為：受托人對于委托人是否有權(quán)使用相關(guān)商標(biāo)負(fù)有合理的注意義務(wù);如果受托人在提供印刷、廣告等服務(wù)時，明知委托人意圖借助委托服務(wù)實施侵權(quán)，或者作為一個“理性人”本來應(yīng)當(dāng)知道，卻因不負(fù)責(zé)任、對委托事務(wù)的合法性漠不關(guān)心(reckless disregard)而未能發(fā)現(xiàn)事實真相，就具有主觀過錯、構(gòu)成“間接侵權(quán)”。 [18] 而被使用商標(biāo)的知名程度、委托人提供的證明的可信度、受托人以往接受合法委托的經(jīng)歷等都可以作為推斷受托人主觀意圖的因素。在Polo Fashions v. Ontario Printers案中，法院指出：

　　“商人們不能那么單純，像駝鳥一樣將腦袋埋入沙子里而忽視對一個理性的商人而言輕易就能發(fā)現(xiàn)的明顯事實。是否存在侵權(quán)意圖應(yīng)當(dāng)根據(jù)客觀的、理性商人的標(biāo)準(zhǔn)，而不是根據(jù)主觀的心理狀態(tài)進(jìn)行判斷……當(dāng)某人要求制造商或印刷商為某著名廠商制造產(chǎn)品時，受托人有判斷委托人合法性的積極義務(wù)，受托人必須進(jìn)行合理調(diào)查……一個商人不能僅僅接受訂單而不去(對訂單的合法性)進(jìn)行調(diào)查，否則他將承擔(dān)被判定為商標(biāo)侵權(quán)承擔(dān)責(zé)任的風(fēng)險?！?[19]

　　(四)有意向售假者提供經(jīng)營場所

　　經(jīng)營場所提供者向分散的經(jīng)營者出租攤位是常見的商業(yè)運(yùn)作模式，但租用攤位的小經(jīng)營者卻常有出售假冒商品的情況。對此，商標(biāo)“間接侵權(quán)”的基本規(guī)則仍然適用：如果場所提供者知曉其中的經(jīng)營者有出售假冒商品等侵權(quán)行為，但卻置若罔聞，不采取合理措施加以制止，而仍然向其提供場所和輔助服務(wù)，無異于在縱容和幫助經(jīng)營者實施商標(biāo)侵權(quán)行為，應(yīng)當(dāng)作為“間接侵權(quán)者”承擔(dān)法律責(zé)任。在美國，曾有場所提供者提出美國《商標(biāo)法》只規(guī)定那些“使用、復(fù)制、偽造、抄襲或仿冒”他人商標(biāo)的侵權(quán)者應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，并沒有規(guī)定場所提供者也要承擔(dān)責(zé)任。而美國法院則駁斥了這一說法，認(rèn)為美國法院長期以來通過司法判例確立的商標(biāo)“間接侵權(quán)”規(guī)則完全可以適用于場所提供者。 [20] 美國紐約州的《房地產(chǎn)法》還直接規(guī)定：房產(chǎn)業(yè)主如明知他人準(zhǔn)備將房產(chǎn)的全部或一部分用于非法制造產(chǎn)品或進(jìn)行非法交易，而仍然租借或允許他人占有房產(chǎn)，則業(yè)主應(yīng)當(dāng)對由該非法活動造成的損害與房客或占有人負(fù)連帶責(zé)任。 [21] 該《房地產(chǎn)法》甚至賦予了房產(chǎn)業(yè)主立即驅(qū)逐房客的權(quán)力：當(dāng)房客或其他占有人利用房產(chǎn)的全部或一部分用于非法制造產(chǎn)品或進(jìn)行非法交易時，出租房產(chǎn)或允許他人使用房產(chǎn)的合同即失去約束力，房東可以立即收回房產(chǎn)，或據(jù)此提起要求收回房產(chǎn)之訴。 [22][page]

　　在1996年美國發(fā)生的Fonovisa v. Cheery Auction案中，一家二手貨市場中有一些攤位大量出售盜版和假冒他人商標(biāo)的唱片，警察和權(quán)利人曾經(jīng)向場所提供者發(fā)出警告函、告之其市場中發(fā)生的侵權(quán)行為，而場所提供者卻未能采取措施。法院發(fā)現(xiàn)場所提供者在明知部分?jǐn)偽粡氖虑謾?quán)行為的情況下，還通過提供攤位、設(shè)施、停車位、廣告、水管維修和顧客等方式對其進(jìn)行實質(zhì)性幫助。法院因此認(rèn)定：“一個無視其中販賣者肆無忌憚的商標(biāo)侵權(quán)行為的二手市場是不能不受懲罰的”，并判決該二手市場的管理者構(gòu)成“間接侵權(quán)”。 [23]

　　需要指出的是：美國法院認(rèn)定場所提供者構(gòu)成“間接侵權(quán)”的標(biāo)準(zhǔn)較商標(biāo)印刷者等嚴(yán)格。其原因可能在于商標(biāo)印刷者在接受委托時，有充分的機(jī)會對委托人是否為商標(biāo)權(quán)人或被許可人逐一進(jìn)行調(diào)查，因此如果印刷者故意不對委托事務(wù)的合法性進(jìn)行調(diào)查，就可推定其具有過錯。而在某一場所中卻可能同時存在眾多租用攤位的經(jīng)營者，場所提供者并不可能一一了解、查實各經(jīng)營者的行為。因此不能僅僅因為有經(jīng)營者出售假冒商品就認(rèn)定場所提供者明知這種侵權(quán)行為而予以縱容，否則將會使場所提供者承擔(dān)過重的法律責(zé)任，影響正常商業(yè)活動的開展。

　　在著名的Hard Rock Café v. Concession Services案中，被告之一CSI公司經(jīng)營著商品交易市場，并將攤位加以出租、收取攤位租金、保證金和商品存儲費(fèi)。被告在市場中張貼了禁止出售“違法商品”的告示，還聘了兩個退休警察，在維持秩序的同時查看商戶們是否遵守了自己的要求。被告的經(jīng)理一天會在市場中來回巡視5次。如果商戶有出售違法商品的行為，被告有權(quán)將其清退出市場。原告Hard Rock咖啡公司在T恤衫上享有“Hard Rock”商標(biāo)，在發(fā)現(xiàn)被告的市場中有商戶出售假冒的“Hard Rock”牌T恤衫之后，原告起訴了被告。 [24] 由于被告沒有直接實施商標(biāo)侵權(quán)行為，因此其行為只可能構(gòu)成“間接侵權(quán)”。而是否侵權(quán)則首先取決于被告是否知曉或有理由知曉其市場中的商戶正在進(jìn)行商標(biāo)侵權(quán)。

　　地區(qū)法院以兩點理由判決被告知曉其商戶的侵權(quán)行為：(1)被告“故意對在其市場有假貨出售的行為視而不見”;(2)被告沒有采取合理的措施在其市場發(fā)現(xiàn)或阻止出售假貨的行為。 [25] 在上訴審中，美國第七巡回上訴法院并不同意第二點理由。上訴法院指出：“間接侵權(quán)中‘有理由知曉’的標(biāo)準(zhǔn)要求象一個理性人那樣行事，但并沒有施加任何尋找并阻止侵權(quán)行為的義務(wù)。” [26] 這就意味著場所提供者即使事先沒有采取預(yù)防措施阻止商戶出售假冒商品，也不能僅就此推定其實際知曉或應(yīng)當(dāng)知曉商戶出售假冒商品的事實。雖然上訴法院認(rèn)同“對侵權(quán)行為視而不見(willful blindness)”就等于“實際知曉”的結(jié)論，但強(qiáng)調(diào)它的構(gòu)成要件是“在強(qiáng)烈懷疑存在侵權(quán)行為的情況下，故意不進(jìn)行調(diào)查”。 [27] 由于地區(qū)法院的判決將注意力集中在被告沒有采取合理的預(yù)防措施，而沒有討論被告是否應(yīng)當(dāng)像理性人那樣應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)侵權(quán)事實，或者故意對侵權(quán)事實視而不見，上訴法院將該案發(fā)回重審。

　　五、我國《商標(biāo)法》應(yīng)合理地劃分“直接侵權(quán)”與“間接侵權(quán)”的界限

　　《商標(biāo)法實施條例》第50條第2款對商標(biāo)“間接侵權(quán)”是有原則性規(guī)定的：“故意為侵犯他人注冊商標(biāo)專用權(quán)行為提供倉儲、運(yùn)輸、郵寄、隱匿等便利條件的”，屬于“侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為”。雖然該條款并未明確說明這種行為屬于“間接侵權(quán)”，但由于其以“故意”和幫助他人實施商標(biāo)侵權(quán)為構(gòu)成要件，此種行為是對商標(biāo)權(quán)的間接侵犯應(yīng)屬無疑。在2005年發(fā)生的“路易威登訴北京市秀水豪森服裝市場有限公司等案”及2006年發(fā)生“路易威登訴北京朝外門購物商場案”中，法院正是以這一條款為依據(jù)認(rèn)定秀水市場管理者及北京朝外門購物商場在明知其經(jīng)營場所中有商戶出售侵權(quán)商品的情況下，未采取措施予以制止，屬于為商戶的侵權(quán)行為故意提供便利條件的侵權(quán)。 [28] 但是，這一條原則性規(guī)定還遠(yuǎn)不足以構(gòu)建完善的商標(biāo)權(quán)“間接侵權(quán)”制度。

　　《商標(biāo)法》第52條列舉了構(gòu)成侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的5種行為，分別是：(1)未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的;(2)銷售侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品的;(3)偽造、擅自制造他人注冊商標(biāo)標(biāo)識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識的;(4)未經(jīng)商標(biāo)注冊人同意，更換其注冊商標(biāo)并將該更換商標(biāo)的商品又投入市場的;(5)給他人的注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的。由于第52條在列舉這5種行為時，卻均未以“主觀過錯”作為侵權(quán)構(gòu)成要件，根據(jù)知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)原理，只能將這5種行為理解為“直接侵權(quán)”。這意味著行為人只要在客觀上實施了這些行為，均構(gòu)成對注冊商標(biāo)專用權(quán)的直接侵犯。然而，從立法技術(shù)角度看，第52條的規(guī)定存嚴(yán)重缺陷：它沒有對“直接侵權(quán)”和“間接侵權(quán)”這兩種構(gòu)成要件截然不同的商標(biāo)侵權(quán)行為進(jìn)行正確區(qū)分，而是混為一談，并在司法實踐中導(dǎo)致了嚴(yán)重問題。

　　(一)《商標(biāo)法》的缺陷之一：沒有將“導(dǎo)致混【本站網(wǎng)址：http://www.ourpetspro.com】淆”作為構(gòu)成“直接侵權(quán)”的條件

　　絕大多數(shù)國家的商標(biāo)立法都規(guī)定：在同種商品上使用近似商標(biāo)、在類似商品上使用相同商標(biāo)和在類似商品上使用近似商標(biāo)都必須以“導(dǎo)致混淆”作為構(gòu)成直接侵犯商標(biāo)權(quán)的條件。如前文引述的美國及歐盟的商標(biāo)立法。而有些國家之所以沒有將“導(dǎo)致混淆”作為“在同種商品上使用相同商標(biāo)”構(gòu)成商標(biāo)直接侵權(quán)的前提，是因為立法者認(rèn)為這種行為必然會導(dǎo)致消費(fèi)者的混淆，這一默認(rèn)的結(jié)論是無需商標(biāo)權(quán)人再加以證明的。如前文所述，由于傳統(tǒng)商標(biāo)法的基本功能就是防止消費(fèi)者對商品來源發(fā)生混淆，因此“混淆”應(yīng)當(dāng)是構(gòu)成商標(biāo)“直接侵權(quán)”的基本條件。如果提供使用了注冊商標(biāo)的商品本身不會導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆，則不能認(rèn)定其行為構(gòu)成“直接侵權(quán)”。而《商標(biāo)法》在規(guī)定5種“直接侵權(quán)”行為時卻根本沒有提及“混淆”。雖然最高人民法院在《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》中均以消費(fèi)者的“誤認(rèn)”或“混淆”作為判決商標(biāo)是否“近似”，以及商品是否“類似”的依據(jù)， [29] 但這與在使用商標(biāo)而“導(dǎo)致混淆”仍然是有區(qū)別的。因為即使在類似商品上使用了相同或近似的商標(biāo)，以及在同種商品上使用了近似商標(biāo)，甚至在同一商品上使用了相同商標(biāo)，也完全可能因為特定原因而不可能導(dǎo)致混淆。在這種情況下認(rèn)定使用商標(biāo)的行為構(gòu)成“直接侵權(quán)”是缺乏法理依據(jù)和不公正的。[page]

　　2000年發(fā)生的“美國耐克公司訴銀興制衣廠案”充分反映了我國《商標(biāo)法》中的這一缺陷。美國耐克公司在中國在注冊了“耐克”商標(biāo)，核定使用的商品是運(yùn)動服裝、而西班牙Cidesport公司則在西班牙的同類商品上合法擁有“耐克”商標(biāo)。西班牙Cidesport公司委托浙江省嘉興市銀興制衣加工廠制作滑雪夾克，并縫制“耐克”商標(biāo)標(biāo)識。成品由浙江省畜產(chǎn)進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)出口至西班牙。美國耐克公司發(fā)現(xiàn)上述行為后，申請海關(guān)扣押了這批滑雪夾克并起訴了西班牙Cidesport公司、銀興制衣加工廠和浙江省畜產(chǎn)進(jìn)出口公司。

　　需要指出的是：根據(jù)西班牙Cidesport公司與兩中國公司之間的委托合同，這批帶有“耐克”商標(biāo)的滑雪夾克全部出口至西班牙加以銷售，并不進(jìn)入中國消費(fèi)市場。雖然美國“耐克”標(biāo)志與西班牙“耐克”相同，也被使用在相同的商品上。但兩中國公司的制造和出口行為不可能引起中國相關(guān)公眾的混淆，也不會給美國耐克公司在中國的商標(biāo)權(quán)造成任何損害。但是，由于我國《商標(biāo)法》只是簡單地規(guī)定“未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的”構(gòu)成對商標(biāo)權(quán)的“直接侵權(quán)”，而沒有將“導(dǎo)致混淆”作為構(gòu)成要件，審理此案的深圳市中級人民法院即以中國公司在同類商品上使用相同商標(biāo)為由，判決兩中國公司敗訴。 [30]

　　根據(jù)上述美國《商標(biāo)法》的規(guī)定，這種不可能導(dǎo)致混淆、誤認(rèn)或欺騙的商標(biāo)使用行為根本就不能構(gòu)成對商標(biāo)權(quán)的“直接侵權(quán)”。而依據(jù)Gilson的“侵權(quán)工具”理論，只向下手經(jīng)營者提供商品，而不直接向消費(fèi)者提供商品的制造商或經(jīng)銷商并不會構(gòu)成“直接侵權(quán)”。只有其在知曉下手經(jīng)營者會將商品以導(dǎo)致消費(fèi)者混淆的方式提供時，才構(gòu)成“間接侵權(quán)”。我國法院將中國企業(yè)接受“定牌生產(chǎn)”委托、使用外國商標(biāo)權(quán)人商標(biāo)并僅銷售到委托人所在國家的行為認(rèn)定為對中國商標(biāo)權(quán)人的“直接侵權(quán)”，不但違反商標(biāo)法的基本原理和立法目的，而且會導(dǎo)致我國對商標(biāo)權(quán)的保護(hù)水平超過發(fā)達(dá)國家，對于廣大出口加工企業(yè)的利益會造成不公正的嚴(yán)重?fù)p害。

　　北京市高級人民法院在2004年頒布的《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問題的解答》已經(jīng)認(rèn)識到了《商標(biāo)法》中的這一缺陷。針對“受境外商標(biāo)權(quán)人委托定牌加工的商品僅用于出口，其商標(biāo)與權(quán)利人的注冊商標(biāo)相同或者近似的，其行為是否構(gòu)成侵權(quán)”的問題，北京市高院指出：“造成相關(guān)公眾的混淆、誤認(rèn)是構(gòu)成侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的前提”、“定牌加工是基于有權(quán)使用商標(biāo)的人的明確委托，并且受委托定牌加工的商品不在中國境內(nèi)銷售，不可能造成相關(guān)公眾的混淆、誤認(rèn)，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)”。但是，在《商標(biāo)法》沒有將“導(dǎo)致混淆”作為認(rèn)定構(gòu)成“直接侵權(quán)”前提的情況下，這一正確觀點很難被其他地方的法院和工商行政管理機(jī)構(gòu)所接受。2006年2月，常州某廠商因接受尼日利亞有關(guān)定牌加工“Mack”牌汽車配件的訂單，而受到“Mack”商標(biāo)在中國的商標(biāo)權(quán)人(美國公司)所舉報，最終被常州工商部門認(rèn)定侵權(quán)。 [31] 這說明在《商標(biāo)法》中明確“直接侵權(quán)”與“間接侵權(quán)”的不同構(gòu)成要件已經(jīng)刻不容緩。

　　(二)《商標(biāo)法》的缺陷之二：錯誤地將擅自制造商標(biāo)標(biāo)識界定為“直接侵權(quán)”

　　第52條的第二個重大缺陷在于錯誤地將擅自制造注冊商標(biāo)標(biāo)識定為“直接侵權(quán)”而非“間接侵權(quán)”。其第3款規(guī)定：“偽造、擅自制造他人注冊商標(biāo)標(biāo)識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識的”屬于侵犯商標(biāo)專用權(quán)的行為。同樣，由于沒有將“導(dǎo)致混淆”作為構(gòu)成這種“直接侵權(quán)”的前提，第52條第3款可導(dǎo)致一個在邏輯上和實踐中令人難以接受的結(jié)果。即只要擅自制造他人注冊商標(biāo)標(biāo)識或加以銷售的，即使該商標(biāo)標(biāo)識并未被用于相同或同類商品，沒有導(dǎo)致消費(fèi)者的混淆，也構(gòu)成“直接侵權(quán)”。這樣，如果在上述“耐克案”中，西班牙公司僅僅委托中國公司制造“耐克”商標(biāo)標(biāo)識并將之運(yùn)回西班牙，中國公司的“制造和銷售”商標(biāo)標(biāo)識的行為仍然會構(gòu)成對美國公司商標(biāo)權(quán)的直接侵犯。

　　這一結(jié)論不但與美國《商標(biāo)法》的規(guī)定大相徑庭，而且也與英國等歐盟國家的商標(biāo)法相沖突。這使得我國對于商標(biāo)權(quán)在這方面的保護(hù)水平實際上大大超越了發(fā)達(dá)國家。如上文所述，美國《商標(biāo)法》并不將制造商標(biāo)標(biāo)識行為本身定為“直接侵權(quán)”，而是規(guī)定只有印刷商在知曉委托人沒有獲得商標(biāo)權(quán)人合法授權(quán)的情況下制造商標(biāo)標(biāo)識的，才可能構(gòu)成“間接侵權(quán)”，英國《商標(biāo)法》對此有相同的規(guī)定。

　　在英國發(fā)生的Beautimatic International Ltd v. Mitchell International Pharmaceutical案與上述我國的“耐克案”如出一轍。Beautimatic公司在英國是Lexus商標(biāo)的權(quán)利人。Mitchell公司在國外市場上銷售貼有Lexus商標(biāo)的同類商品，并委托位于英國的Nuline公司制造Lexus商標(biāo)標(biāo)識和貼有該標(biāo)識的外包裝，以及生產(chǎn)貼有該商標(biāo)的產(chǎn)品，并全部用于出口。Beautimatic公司起訴Mitchell公司和Nuline公司侵犯其商標(biāo)權(quán)。英國高等法院指出：要構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)(無論是直接還是間接侵權(quán))，相關(guān)商標(biāo)必須被用于相同或同類商品，而且使用必須發(fā)生英國境內(nèi)。而制造商標(biāo)標(biāo)識，并將商標(biāo)標(biāo)識或貼有該標(biāo)識的包裝運(yùn)到國外、用于相同商品的行為不能被認(rèn)為是在英國境內(nèi)用于相同商品。 [32] 英國法院雖然沒有直接提及混淆問題，但由于商標(biāo)和帶有商標(biāo)的包裝不在英國境被用于相同或類似商品就不可能導(dǎo)致英國的相關(guān)公眾混淆，因此英國法院認(rèn)定被告不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的根本原因?qū)嶋H上仍然是這種對商標(biāo)的使用不會導(dǎo)致混淆。雖然英國法院同時認(rèn)定在英國境內(nèi)只要將商標(biāo)用于商品之上，即使商品全部用于出口也構(gòu)成對商標(biāo)權(quán)的直接侵犯。但這是由于法院將“導(dǎo)致混淆”進(jìn)行了過大的解釋，即認(rèn)為“負(fù)責(zé)包裝的人、將商品運(yùn)輸出國的人、負(fù)責(zé)商品檢驗的人，以及碰巧偶然看到商品的人”都會因為看到商品上的Lexus商標(biāo)而對商品來源產(chǎn)生混淆。 [33] 這實際上是將“混淆”的范圍從準(zhǔn)備按照商標(biāo)購買商品的消費(fèi)者和其他相關(guān)公眾擴(kuò)大到了一切在出口環(huán)節(jié)中可能偶然接觸到商品的人，顯然是一種對商標(biāo)權(quán)的過高保護(hù)，并不應(yīng)當(dāng)為我國所效仿。[page]

　　(三)應(yīng)合理地劃分“直接侵權(quán)”與“間接侵權(quán)”的界限

　　通過上述分析可以看出：在我國確立商標(biāo)“間接侵權(quán)”制度，不僅是為了適當(dāng)擴(kuò)大以商標(biāo)權(quán)的保護(hù)范圍，更好地維護(hù)商標(biāo)權(quán)人的合法權(quán)益，也是為了通過正確地劃分“直接侵權(quán)”與“間接侵權(quán)”之間的界限，而對構(gòu)成“直接侵權(quán)”的行為范圍加以適當(dāng)限定，防止對商標(biāo)權(quán)過高水平的保護(hù)。具體而言，在修改《商標(biāo)法》時，對有關(guān)商標(biāo)侵權(quán)行為的條款應(yīng)當(dāng)重新加以設(shè)計。在立法模式上，歐盟模式——只將“導(dǎo)致混淆”作為“在同類商品上使用近似商標(biāo)”、“在類似商品上使用相同商標(biāo)”和“在類似商品上使用近似商標(biāo)”這三種行為構(gòu)成“直接侵權(quán)”的前提，同時直接規(guī)定“在同類商品上使用相同商標(biāo)”構(gòu)成“直接侵權(quán)”，并不值得我國效仿。其原因在于即使是未經(jīng)許可“在同類商品上使用相同商標(biāo)”在某些情況下也未必會導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆。這一點在我國企業(yè)接受外國商標(biāo)權(quán)人定牌加工委托的交易中表現(xiàn)得尤其明顯。在對“導(dǎo)致混淆”不進(jìn)行限制性解釋的情況下采用歐盟模式將會使許多中國企業(yè)因定牌加工行為而被判定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。這將導(dǎo)致我國對商標(biāo)權(quán)的過度保護(hù)，從而損害國內(nèi)企業(yè)的利益。

　　相比之下，美國模式——將“導(dǎo)致混淆”明確規(guī)定為構(gòu)成“直接侵權(quán)”的必要條件應(yīng)當(dāng)為我國所效仿。這種立法例不但符合商標(biāo)法防止混淆的基本立法目的，也可以避免將接受國外商標(biāo)權(quán)人委托進(jìn)行定牌加工的行為認(rèn)定為“直接侵權(quán)”。同時還可以糾正現(xiàn)行《商標(biāo)法》第52條第3款將擅自制造他人商標(biāo)標(biāo)識界定為“直接侵權(quán)”的錯誤。而在對“導(dǎo)致混淆”的解釋中， Gilson的“侵權(quán)工具理論”特別值得我們研究和借鑒。該理論的關(guān)鍵是只將直接導(dǎo)致混淆的行為界定為“直接侵權(quán)”，而把其他提供貼有他人注冊商標(biāo)的商品的行為定為“提供侵權(quán)工具”，在有主觀過錯的情況下構(gòu)成“間接侵權(quán)”。如上文所述，“侵權(quán)工具理論”表面上的缺陷在于：提供貼有他人商標(biāo)的商品是否構(gòu)成“直接侵權(quán)”要取決于提供者的直接下手是否發(fā)生混淆，導(dǎo)致同一種行為會在不同情況下有不同的法律性質(zhì)。但是，從實踐角度來看，商標(biāo)權(quán)人關(guān)心的并不是侵權(quán)人構(gòu)成的是“直接侵權(quán)”還是“間接侵權(quán)”，而是能否獲得賠償?！扒謾?quán)工具理論”則同樣能夠使商標(biāo)權(quán)人獲得充分的救濟(jì)：如果向一名知曉商品真實來源的下手經(jīng)營者出售貼有他人商標(biāo)的商品，只要提供者知曉或有理由預(yù)期下手經(jīng)營者會向公眾出售該商品、導(dǎo)致消費(fèi)者的混淆，就屬于在具有主觀過錯的情況下向他人提供“侵權(quán)工具”，其行為仍然構(gòu)成“間接侵權(quán)”，并應(yīng)與直接侵權(quán)者承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。因此，在采納“侵權(quán)工具理論”時，只要合理地設(shè)計認(rèn)定商品提供者“主觀過錯”的規(guī)則，就能夠既保護(hù)商標(biāo)權(quán)人的利益，又避免對商標(biāo)權(quán)的過度保護(hù)。

　　對我國商標(biāo)立法而言，可以在效仿美國模式，將“導(dǎo)致混淆”作為所有“直接侵權(quán)”前提的情況下，進(jìn)一步規(guī)定：如果在同類商品上使用相同商標(biāo)并向他人提供，只有在能夠證明接受商品者不會發(fā)生混淆，以及不知曉，也沒有合理的理由知曉接受者會以導(dǎo)致他人混淆的方式使用該商品時，才不承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。而在同類商品上使用近似商標(biāo)、在類似商品上使用相同商標(biāo)和在類似商品上使用近似商標(biāo)，則只有在導(dǎo)致接受商品者發(fā)生混淆，或者知曉以及有合理的理由知曉接受者會以導(dǎo)致他人混淆的方式使用該商品時，才承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。由于在同類商品上使用與他人注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)一般均會導(dǎo)致接受商品者的混淆，如向下手經(jīng)營者提供該商品，一般也能合理預(yù)期到下手經(jīng)營者會向消費(fèi)者提供、導(dǎo)致消費(fèi)者的混淆，因此在被控侵權(quán)者無法提出相反證據(jù)的情況下，即可以認(rèn)定該行為構(gòu)成“直接侵權(quán)”。但在被控侵權(quán)者能夠舉證證明不會直接導(dǎo)致混淆，也無法預(yù)期接受商品者會以導(dǎo)致混淆的方式使用商品時，則不應(yīng)認(rèn)定侵權(quán)行為成立。通過這種對舉證責(zé)任的設(shè)計，能夠在不加重商標(biāo)權(quán)人舉證負(fù)擔(dān)的情況下，適當(dāng)限制“直接侵權(quán)”范圍。如果按此標(biāo)準(zhǔn)處理“耐克案”，接受西班牙公司委托進(jìn)行定牌加工的中國廠商就可以通過證明這批“耐克”運(yùn)動鞋只向西班牙商標(biāo)權(quán)人提供、不可能在中國相關(guān)公眾中導(dǎo)致混淆而免于被認(rèn)定為構(gòu)成侵權(quán)。

　　六、我國《商標(biāo)法》應(yīng)合理地規(guī)定各種“間接侵權(quán)”的情形和構(gòu)成要件

　　在正確劃定“直接侵權(quán)”與“間接侵權(quán)”界限的基礎(chǔ)之上，我國《商標(biāo)法》還應(yīng)當(dāng)分別規(guī)定各種構(gòu)成“間接侵權(quán)”的情形和構(gòu)成要件。如上文所述，“間接侵權(quán)”不但有各種不同表現(xiàn)形式，同時對于不同的行為，認(rèn)定行為人具有主觀過錯的標(biāo)準(zhǔn)也應(yīng)有一定差異。如美國法院認(rèn)為商標(biāo)標(biāo)識印刷者有義務(wù)調(diào)查委托人是否具有合法授權(quán)，但卻判定場所提供者沒有事先采取措施防止租用攤位者進(jìn)行商標(biāo)侵權(quán)的義務(wù)。對不同類型的行為人施加不同的“注意義務(wù)”反映了在保護(hù)商標(biāo)權(quán)方面利益平衡的考慮。我國商標(biāo)立法中有關(guān)“間接侵權(quán)”的規(guī)定只有《商標(biāo)法實施條例》第50條第2款，不僅遠(yuǎn)不足以涵蓋常見的“間接侵權(quán)”類型，也沒有詳細(xì)地列舉各種“間接侵權(quán)”的構(gòu)成要件。如此原則性的規(guī)定會導(dǎo)致法官們對同樣的案情出現(xiàn)不同的觀點和判決結(jié)果，從而影響法律在適用上的穩(wěn)定性。

　　2005年發(fā)生的“路易威登訴北京朝外門購物商場案”(以下簡稱“朝外門購物商場案”)就是這一立法不足的典型反映。該案的被告是經(jīng)營場所的提供者——朝外門購物商場。原告為世界知名品牌“路易威登”在中國的商標(biāo)權(quán)人，在發(fā)現(xiàn)被告商場地下一層中有商戶出售假冒商品之后，即向被告發(fā)出函件，要求其制止侵權(quán)行為。朝外門購物商場在接到函件后，對出售侵權(quán)商品的商戶采取了一定措施。如與其簽訂了《禁止銷售未經(jīng)授權(quán)著名品牌商品的責(zé)任書》、對3家商戶進(jìn)行處罰并清退了其中一家。但原告隨后又能在原商戶和其他眾多商戶處買到侵權(quán)商品，原告因此指稱被告為侵犯他人商標(biāo)權(quán)的行為提供便利，應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。北京市第二中級人民法院認(rèn)定：被告既然與商戶簽訂了《場地租賃合同》，有權(quán)進(jìn)行經(jīng)營管理，就有權(quán)利和義務(wù)“對市場進(jìn)行管理及以對商戶出售商品的種類、質(zhì)量等進(jìn)行監(jiān)督，特別是應(yīng)制止、杜絕制假售假現(xiàn)象?！倍鎯纱卧谄涫袌鲑I到侵權(quán)商品的事實則“說明被告沒有盡到其應(yīng)負(fù)的經(jīng)營管理責(zé)任及監(jiān)督責(zé)任，主觀上存有過錯”。特別是原告在向被告致函交涉之后，第二次仍然可以在被告市場眾多商戶處購買到侵權(quán)商品，“表明被告未盡經(jīng)營管理、監(jiān)督責(zé)任的主觀過錯程度比較嚴(yán)重”。據(jù)此法院判決被告為侵權(quán)商戶的行為提供了便利條件，應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。[page]

　　筆者認(rèn)為：法院的判決理由存在重大缺陷。法院的主要邏輯是：(1)場所提供者“有義務(wù)對商戶出售商品的行為進(jìn)行監(jiān)督，制止、杜絕制假售假現(xiàn)象”。(2)商標(biāo)權(quán)人兩次在被告市場中買到了侵權(quán)商品，“說明被告(場所提供者)沒有盡到其應(yīng)負(fù)的經(jīng)營管理責(zé)任及監(jiān)督責(zé)任，主觀上存在過錯”。 [34] 這實際上是以場所提供者有查找、預(yù)防商戶侵權(quán)行為的義務(wù)為前提，以場所中存在商標(biāo)侵權(quán)行為的事實推定場所提供者具有主觀過錯。

　　這一邏輯在法院判決中的理由順序安排中反映得淋漓盡致——在沒有提及原告警告函的情況下，僅僅以場所提供者具有監(jiān)督商戶行為、制止侵權(quán)行為的義務(wù)和有商戶出售侵權(quán)商品為由說明場所提供者“有主觀過錯”。然后才提及商標(biāo)權(quán)人在致函后仍能在眾多商戶買到侵權(quán)商品的事實說明被告的“主觀過錯程度比較嚴(yán)重”。換言之，在法院看來，場所提供者的“主觀過錯”本身來源于其在有監(jiān)督義務(wù)的情況下市場中出現(xiàn)了侵權(quán)商品，而并非來源于收到商標(biāo)權(quán)人致函后沒有及時對售假商戶采取措施。這一認(rèn)定場所提供者“主觀過錯”和“間接侵權(quán)”的規(guī)則遠(yuǎn)較上述美國第七巡回上訴法院在Hard Rock Café案中確立的規(guī)則嚴(yán)格。它甚至意味著只要商標(biāo)權(quán)人在市場中發(fā)現(xiàn)了侵權(quán)商品，即使不發(fā)出警告函告之場所提供者，也無法提供任何可以證明場所提供者知曉或應(yīng)當(dāng)知曉有商戶實施侵權(quán)行為的證據(jù)，場所提供者也會被認(rèn)定為構(gòu)成“間接侵權(quán)”。因為按照法院的觀點，任何場所提供者都“有義務(wù)對商戶出售商品的行為進(jìn)行監(jiān)督，制止、杜絕制假售假現(xiàn)象”，而商標(biāo)權(quán)人能夠在該場所購買到侵權(quán)商品的事實就能“說明”場所提供者沒有盡到其應(yīng)負(fù)的經(jīng)營管理責(zé)任及監(jiān)督責(zé)任以及主觀過錯。

　　更為嚴(yán)重的是，從法院的判決來看，場所提供者在接到商標(biāo)權(quán)人致函后的一系列措施，包括與商戶簽訂《禁止銷售未經(jīng)授權(quán)著名品牌商品的責(zé)任書》、處罰對3家商戶進(jìn)行處罰并清退其中一家，都不足以推翻法院對其主觀過錯的推定。這實際上是對場所提供者施加“嚴(yán)格責(zé)任”。對于我國這樣一個發(fā)展中國家而言，在大量經(jīng)營者，特別是個體經(jīng)營者的知識產(chǎn)權(quán)意識尚有待提高，許多人也樂于以低價購買假貨，以致于許多類似于朝外門購物商場的經(jīng)營場所都有假冒商品出售的情況下，對場所提供者施加如此之高的注意義務(wù)和法律責(zé)任實際上將使大量場所提供者輕易成為“間接侵權(quán)者”。這不但會阻礙商品交易市場的建立和運(yùn)作，也會使我國在這方面的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)水平超越發(fā)達(dá)國家，顯然是不足取的。

　　實際上，本案法院如果能夠正確地運(yùn)用商標(biāo)“間接侵權(quán)”的原理，并綜合本案的事實和現(xiàn)實情況，是有可能以合理的依據(jù)得出被告構(gòu)成“間接侵權(quán)”的。正如美國第七巡回上訴法院在Hard Rock Café案中指出的那樣：場所提供者本身并沒有采取合理措施在其市場發(fā)現(xiàn)或阻止售假行為的義務(wù)，但如果其沒有盡到一個理性人應(yīng)當(dāng)盡到的注意義務(wù)、發(fā)現(xiàn)市場中的侵權(quán)行為，或者“在強(qiáng)烈懷疑存在侵權(quán)行為的情況下，故意不進(jìn)行調(diào)查”，即“故意對在其市場有假貨出售的行為視而不見”，則構(gòu)成“間接侵權(quán)”。換言之，法院應(yīng)當(dāng)做的不是從市場中存在侵權(quán)商品的客觀事實推定場所提供者的主觀過錯，而是從雙方舉證中發(fā)現(xiàn)并論述場所提供者在知曉或應(yīng)當(dāng)知曉其商戶出售侵權(quán)商品而不予制止或未采取相應(yīng)措施的事實。

　　例如，在本案中，商標(biāo)權(quán)人第一次在某一特定商戶買到侵權(quán)商品之后，即向場所提供者致函交涉。而相隔一個月后，商標(biāo)權(quán)人又在同一商戶買到了相同的侵權(quán)商品，而在此期間場所提供者沒有對該商戶采取任何措施。這足以說明場所提供者在已經(jīng)知曉該商戶實施商標(biāo)侵權(quán)行為的情況下，對其商戶的侵權(quán)行為加以縱容。 [35] 法院就可認(rèn)定其行為因具有主觀過錯而構(gòu)成“間接侵權(quán)”。即使場所提供者后來對該商戶采取了措施，但仍然應(yīng)當(dāng)對在收到商標(biāo)權(quán)人致函后一段合理時間至采取措施之間該商戶實施的商標(biāo)侵權(quán)行為承擔(dān)責(zé)任。

　　值得注意是：在“路易威登訴北京市秀水豪森服裝市場有限公司等案”(以下簡稱“秀水街案”)中，同樣是北京市第二中級人民法院，基于與“朝外門購物商場案”相似的事實，卻以相對合理的理由做出了認(rèn)定場所提供者承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的判決。在該案中，原告“路易威登”的商標(biāo)權(quán)人在被告管理的秀水街商廈內(nèi)，從某攤位上買到了侵犯其商標(biāo)權(quán)的商品。原告隨即致函被告，告之其市場內(nèi)存在銷售侵權(quán)商品的行為，并列出了銷售者的攤位號，包括其買到侵權(quán)商品的攤位。而在半個月之后，原告又在相同的攤位第二次買到了侵權(quán)商品，并將被告訴諸法院。法院認(rèn)為：被告作為場所提供者在收到原告的致函之后，沒有對出售侵權(quán)商品的攤位經(jīng)營者采取任何防治措施制止其侵權(quán)行為的繼續(xù)，使得其能夠在一段時間內(nèi)繼續(xù)實施銷售侵權(quán)商品的行為。故可以認(rèn)定被告為其商戶的侵權(quán)行為提供了便利條件。 [36] 在上訴審中，北京市高級人民法院認(rèn)為：被告在收到原告的函件后，即應(yīng)當(dāng)知道其市場內(nèi)有侵犯原告商標(biāo)權(quán)的情形，但卻未采取任何有效措施制止銷售侵權(quán)商品的行為，導(dǎo)致特定侵權(quán)商戶仍能在此后一段時間內(nèi)繼續(xù)實施侵權(quán)行為，屬于主觀上存在故意，客觀上為其特定商戶的侵權(quán)行為提供便利。 [37] 二審法院據(jù)此維持了原判。

　　“秀水街案”與“朝外門購物商場案”雖然在判決結(jié)果上相同，但在判決理由上卻有極大區(qū)別。在“朝外門購物商場案”中，法官認(rèn)定被告具有主觀過錯，即知曉其場所中有侵權(quán)商品出售的原因是并不是被告在收到原告函件后沒有采取措施，而是認(rèn)為被告具有監(jiān)督商戶行為、杜絕侵權(quán)行為的義務(wù)，以及市場中出現(xiàn)了侵權(quán)商品。而審理“秀水街案”的法官則是以被告在收到原告函件作為認(rèn)定被告知曉其市場中有特定商戶出售侵權(quán)商品的依據(jù)。雖然該案判決書也提及了被告“負(fù)有維護(hù)市場秩序、制止違法行為，并向有關(guān)行政管理部門報告等的合同義務(wù)”，但只是將其作為被告知曉侵權(quán)行為之后應(yīng)當(dāng)采取措施的理由，而沒有作為推定被告知曉其市場中有侵權(quán)行為的依據(jù)。兩相比較，“秀水街案”判決中法官認(rèn)定場所提供者主觀過錯的規(guī)則遠(yuǎn)較“朝外門購物商場案”寬松與合理。它意味著不能僅從市場中出現(xiàn)了出售侵權(quán)商品的現(xiàn)象，就推定場所提供者在知曉侵權(quán)行為的情況下，有意為侵權(quán)者提供便利條件，而是要求有一定證據(jù)證明場所提供者確實知曉或至少應(yīng)當(dāng)知曉侵權(quán)行為的存在。這不僅符合國際上認(rèn)定場所提供者構(gòu)成商標(biāo)“間接侵權(quán)”的標(biāo)準(zhǔn)，也適合中國的現(xiàn)實國情。[page]

　　無論怎樣，同一個法院在不到半年的時間內(nèi)對兩起相似案件竟然適用了兩種相去甚遠(yuǎn)的“間接侵權(quán)”認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，不但說明對商標(biāo)“間接侵權(quán)”的研究尚不深入，更反映出立法上相應(yīng)規(guī)則的缺失。因此，在下次修訂《商標(biāo)法》時明確列舉各種商標(biāo)“間接侵權(quán)”的情形，并列舉其構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)是商標(biāo)立法應(yīng)當(dāng)采取的對策。 注釋:

　　[1] See Ciba-Geigy Corporation. v. Bolar Pharmaceutical Co, Inc., (3rd Cir )747 F.2d 844, at 848 (1984)

　　[2]同上, at 849

　　[3]同上

　　[4]同上, at 850

　　[5]同上, at 851

　　[6]同上, at 852-853

　　[7] Inwood Laboratories, Inc.,v. Ives Laboratories, Inc. 456 U.S 844, at 849 (1984)

　　[8]同上, at 853

　　[9]同上, at 853-854

　　[10]同上，at 852

　　[11] See 15 USC 1114(1)(b)

　　[12] See 15 USC 1114 (2)(A)(B)?！盁o辜侵權(quán)者”的用語很容易使用使人認(rèn)為這類印刷者和廣告服務(wù)提供者的行為是“直接侵權(quán)”，因為根據(jù)美國《版權(quán)法》，未經(jīng)許可并在不知情的情況下實施受5大“專有權(quán)利”控制的行為仍然構(gòu)成“直接侵權(quán)”，侵權(quán)人也被稱為“無辜侵權(quán)者”。但如上文所述，商標(biāo)權(quán)與版權(quán)畢竟有所不同，而且《不正當(dāng)競爭法重述》、美國學(xué)者和法院均將印刷者和廣告提供者的這種侵權(quán)行為稱為“幫助侵權(quán)”而非“直接侵權(quán)”，See Restatement of the Law, Third, Unfair Competition § 26 (1995), Jerome Gilson, Trademark Protection and Practice § 11.02 (i)(C)(III), Matthew Bender

Company, Inc., (2006); Century 21 Real Estate Corporation of Northern Illinois v. R.M. POST, Inc, 8 U.S.P.Q.2d 1614, at 4 (1998)

　　[13] See Trade Marks Act 1994, Sec 10(5)

　　[14]英國《商標(biāo)法》第10條(1)、(2)款和第(4)款根據(jù)《一號指令》和《歐共體商標(biāo)條例》分別規(guī)定了對普通商標(biāo)的“直接侵權(quán)”行為和“使用商標(biāo)的行為”，而第(5)款則是對“間接侵權(quán)”行為的規(guī)定。見Trade Marks Act 1994, Sec 10(1)(2)(4)(5)。英國學(xué)者也將第(5)款解釋為“間接侵權(quán)”，See William Cornish, David Llewelyn, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Mars and Allied Rights (5th Edition), Sweet

Maxwell (2003) p.700

　　[15]英國學(xué)者指出：該條將侵權(quán)責(zé)任拓展到將他人注冊商標(biāo)附著于物質(zhì)材料之上的標(biāo)簽、包裝瓶生產(chǎn)商和印刷商，只要他們知道或有理由知道該附著行為是沒有經(jīng)過授權(quán)的，See Duncan Mckenzie Kerly, Kerly on Trademarks and Tradenames from Sweet and Maxwell, Sweet

Maxwell, Ltd (2005) 14-036

　　[16] See Century 21 Real Estate Corporation of Northern Illinois v. R.M. POST, Inc, 8 U.S.P.Q.2d 1614, at 4 (1998)

　　[17] See Beautimatic v Mitchell [2000] F.S.R. 267, Duncan Mckenzie Kerly, Kerly on Trademarks and Tradenames from Sweet and Maxwell, Sweet

Maxwell, Ltd (2005) 14-036

　　[18] See World Wrestling Federation, Inc. v. Posters, Inc.58 U.S.P.Q.2D 1783, 1784(N.D.Ill.2000)

　　[19] See Polo Fashions, Inc. v. Ontario Printers Inc, 601 F.Supp. 402, at 403-404 (N.D. Ohio 1984)

　　[20] See Polo Ralph Lauren Corporation v. Chinatown Gift Shop. 855 F. Supp. 648 at 650 (S.D.N.Y. 1994)

　　[21] See New York Real Property Law, 231(2)

　　[22] See New York Real Property Law, 231(1), 715(1)

　　[23] See Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc., 76 F.3d 259, at 264-265 (9th Cir. 1996)

　　[24] See Hard Rock Cafe Licensing Corporation. v. Parvez, 1990 U.S. Dist. LEXIS 12146, at 1-6 (N.D. Ill., 1990)

　　[25] See Hard Rock Cafe Licensing Corporation. v. Parvez, 1990 U.S. Dist. LEXIS 12146, at 1-6 (N.D. Ill., 1990)

　　[26] See Hard Rock Café Licensing Corporation v. Concession Services, 955 F.2d 1143, at 1148-1149 (7th Cir. 1992)

　　[27] See Hard Rock Café Licensing Corporation v. Concession Services, 955 F.2d 1143, at 1149 (7th Cir. 1992)

　　[28]參見北京市第二中級人民法院民事判決書(2006)二中民初字第2140號，及 (2005)二中民初字第13594號

　　[29]參見《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第9條、第11條

　　[30]參見廣東省深圳市中級人民法院民事判決書(2001)深中法知產(chǎn)初字第55號

　　[31]參見陸燕、許潤潤：《外貿(mào)定單標(biāo)注商標(biāo)須謹(jǐn)慎》，《中國知識產(chǎn)權(quán)報》2006年4月21日第7版

　　[32] See Beautimatic International Ltd v. Mitchell International Pharmaceuticals Ltd and Alexir Packaging Limited, [1999] E.T.M.R. 912, 919

　　[33] See Beautimatic International Ltd v. Mitchell International Pharmaceuticals Ltd and Alexir Packaging Limited, [1999] E.T.M.R. 923

　　[34]參見北京市第二中級人民法院民事判決書(2006)二中民初字第2140號

　　[35]此案的判決書記載，原告于2005年9月20日在1D-063和1D-075商戶處買到了假冒的LV包，并于9月29日就此向被告致函，而原告在同年10月27日又在1D-063和1D-075商戶處買到了假冒的LV包

　　[36]參見北京市第二中級人民法院民事判決書(2006)二中民初字第13594號

　　[37]參見北京市高級人民法院民事判決書(2006)高民終字第335號