上海市高級(jí)人民法院

民事判決書

　?。?004）滬高民三（知）終字第61號(hào)

　　上訴人（原審被告）蘇州三大制衣有限公司，住所地：江蘇省太倉(cāng)市金浪鎮(zhèn)老閘區(qū)。

　　法定代表人王xx，該公司董事長(zhǎng)。

　　委托代理人吳xx，男，漢族，1952年9月4日出生，住安徽省馬鞍山市花山區(qū)湖北路5棟206號(hào)，上海三大國(guó)際服飾有限公司職工。

　　委托代理人尤明，上海市華誠(chéng)律師事務(wù)所律師。

　　上訴人（原審被告）上海三大國(guó)際服飾有限公司，住所地：上海市盧灣區(qū)淮海中路街道合肥路289弄1號(hào)B幢1003室。

　　法定代表人王xx，該公司董事長(zhǎng)。

　　委托代理人吳xx，男，漢族，1952年9月4日出生，住安徽省馬鞍山市花山區(qū)湖北路5棟206號(hào)，上海三大國(guó)際服飾有限公司職工。

　　委托代理人尤明，上海市華誠(chéng)律師事務(wù)所律師。

　　被上訴人（原審原告）北京東方昊翔服裝版型設(shè)計(jì)中心，住所地：北京市朝陽(yáng)區(qū)十八里店供銷社院內(nèi)。

　　法定代表人吳x，該公司執(zhí)行董事。

　　委托代理人劉崇恩，山東平正大律師事務(wù)所律師。

　　上訴人蘇州三大制衣有限公司（以下簡(jiǎn)稱蘇州三大公司）、上海三大國(guó)際服飾有限公司（以下簡(jiǎn)稱上海三大公司）商標(biāo)侵權(quán)糾紛一案，不服上海市第一中級(jí)人民法院（2003）滬一中民五（知）初字第77號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院于2004年5月9日受理后，依法組成合議庭，于2004年6月4日公開開庭審理了本案。上訴人蘇州三大公司和上海三大公司的委托代理人吳xx、尤明，被上訴人北京東方昊翔服裝版型設(shè)計(jì)中心（以下簡(jiǎn)稱昊翔公司）的委托代理人劉崇恩到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　原審法院經(jīng)審理查明，武漢市吳x高級(jí)服飾有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱吳x公司）于1997年5月28日經(jīng)核準(zhǔn)取得第1015514號(hào)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，該商標(biāo)為帶字體的英文“Top Star”，核定使用商品類別為第25類服裝商品，注冊(cè)有效期至2007年5月27日。

　　2000年1月28日，吳x公司與北京雨柔商貿(mào)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱雨柔公司）簽訂《技術(shù)服務(wù)及商標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定吳x公司以人民幣10萬(wàn)元將第1015514號(hào)注冊(cè)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給雨柔公司。同年2月10日，雙方又簽訂《商標(biāo)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議》，約定系爭(zhēng)商標(biāo)自核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓之日起，商標(biāo)轉(zhuǎn)讓前后的所有權(quán)益均歸雨柔公司所有，并由其全權(quán)負(fù)責(zé)處理商標(biāo)侵權(quán)事宜。

　　2000年10月10日，吳x公司向蘇州市太倉(cāng)工商行政管理局（以下簡(jiǎn)稱太倉(cāng)工商局）請(qǐng)求查處蘇州三大公司生產(chǎn)、出口侵犯“Top Star”商標(biāo)專用權(quán)的行為。該局調(diào)查顯示，1999年8月至2000年1月，蘇州三大公司生產(chǎn)并向波蘭出口“TOP STAR”男式襯衫總計(jì)124，992件，總額折合人民幣3，932，755元。同年12月8日，該局作出《行政處罰決定書》，認(rèn)定蘇州三大公司自 1999年8月起，未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人許可在其加工生產(chǎn)的襯衫上使用與注冊(cè)商標(biāo)近似的“TOPSTAR”商標(biāo)，并據(jù)此決定責(zé)令蘇州三大公司停止加工生產(chǎn)侵權(quán)襯衣，罰款10萬(wàn)元上繳國(guó)庫(kù)。蘇州三大公司于當(dāng)日繳納了罰款。

　　2000年11月28日，國(guó)家工商行政管理局商標(biāo)局（后變更名稱為“國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局”，以下統(tǒng)一簡(jiǎn)稱為“國(guó)家商標(biāo)局”）核準(zhǔn)雨柔公司受讓系爭(zhēng)商標(biāo)。

　　2001年8月7日，蘇州市公證處應(yīng)雨柔公司的申請(qǐng)，指派公證員至位于上海市虹橋路1號(hào)的富安百貨四樓“SANDA”號(hào)柜，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督雨柔公司的委托代理人購(gòu)買二件“TOP STAR”襯衣，單價(jià)均為人民幣150元，該公證處對(duì)所購(gòu)物品進(jìn)行了封存并出具了《公證書》。

　　2001年10月18日，原告法定代表人吳x以原告的名義與【本站網(wǎng)址：http://www.ourpetspro.com】雨柔公司簽訂《商標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，約定雨柔公司將第1015514號(hào)注冊(cè)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給原告，轉(zhuǎn)讓費(fèi)為雨柔公司訴蘇州三大公司商標(biāo)侵權(quán)案賠償額的30%.自核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓之日起，商標(biāo)轉(zhuǎn)讓前后的所有權(quán)益均歸受讓人所有。由于當(dāng)時(shí)原告尚未設(shè)立，該協(xié)議還約定：原告“正式成立后，本協(xié)議蓋章正式生效”。2002年1月15日，原告正式成立。同年5月28日，國(guó)家商標(biāo)局核準(zhǔn)原告受讓系爭(zhēng)商標(biāo)。

　　被告上海三大公司于2000年3月與富安百貨（徐匯店）簽訂《設(shè)柜承諾書》，在該店四樓設(shè)立“三大/SANDA”品牌專柜，以代銷方式經(jīng)營(yíng)“男休閑（服裝）”。2002年8月22日，原告的委托代理人在上海三大公司位于富安百貨的柜臺(tái)購(gòu)買了二件襯衫，單價(jià)均為人民幣150元，品牌分別為“TOP STAR”和“TOM STAR”。兩被告均確認(rèn)這些服裝是由蘇州三大公司生產(chǎn)、上海三大公司銷售的。

　　一審訴訟中，原告持原審法院簽發(fā)的調(diào)查令至富安百貨調(diào)查取證，該公司出具的銷售額統(tǒng)計(jì)顯示，2000年4月至2002年10月上海三大公司在富安百貨的銷售總額為人民幣230，431.80元。此外，富安百貨提供的廠商對(duì)帳單顯示，2002年10月份上海三大公司的銷售凈利潤(rùn)為人民幣 6，939.85元。

　　另查明，2002年7月18日，雨柔公司向蘇州市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱蘇州中院）申請(qǐng)撤回2001年其對(duì)蘇州三大公司提起的商標(biāo)侵權(quán)訴訟，該院于當(dāng)月30日作出準(zhǔn)許撤訴的裁定。

　　原審法院認(rèn)為，原告訴稱的兩被告侵權(quán)行為的期間跨越2001年修改的《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》施行之日，根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)案件有關(guān)管轄和法律適用范圍問(wèn)題的解釋》第九條的規(guī)定，本案應(yīng)當(dāng)分別適用修改前、后的《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》。

　　本案當(dāng)事人的爭(zhēng)議主要在于以下四個(gè)方面：

　　第一，原告主張保護(hù)的第1015514號(hào)注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)范圍。原告提供的商標(biāo)注冊(cè)證、《關(guān)于第1015514號(hào)“TOP STAR”注冊(cè)商標(biāo)繼續(xù)有效的決定》以及原審法院調(diào)取的商標(biāo)檔案均來(lái)源于國(guó)家商標(biāo)局，是對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的名稱、文字內(nèi)容及注冊(cè)、轉(zhuǎn)讓情況的最具權(quán)威的證明文件?！吨R(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)備案證書》也能夠間接印證系爭(zhēng)注冊(cè)商標(biāo)的要素組成。上述證據(jù)顯示，原告的商標(biāo)為帶字體的英文文字商標(biāo)，商標(biāo)檔案等表明其文字組合為 “Top Star”，意為“頂級(jí)明星”，符合一般的英文文字習(xí)慣。兩被告堅(jiān)持認(rèn)為系爭(zhēng)商標(biāo)的文字組合并非如原告所主張，但其提供的證據(jù)無(wú)一來(lái)源于權(quán)威機(jī)構(gòu)，且其所主張的文字組合也不符合英文文字習(xí)慣，故原審法院對(duì)兩被告的這一辯解不予采信。據(jù)此，原審法院認(rèn)定系爭(zhēng)的第1015514號(hào)注冊(cè)商標(biāo)的文字組合為“Top Star”。[page]

　　第二，原告是否合法取得“Top Star”注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利。從原告提供的二份由國(guó)家商標(biāo)局頒發(fā)的《核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓商標(biāo)證明》來(lái)看，能夠清楚地證明系爭(zhēng)商標(biāo)兩次轉(zhuǎn)讓均已得到國(guó)家商標(biāo)局核準(zhǔn)，目前原告是該注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利人；原告同時(shí)也提供證據(jù)證明系爭(zhēng)注冊(cè)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓的合同依據(jù)及其履行情況，可以印證該商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓過(guò)程。被告還以原告的注冊(cè)商標(biāo)停止使用三年以上為由提出該商標(biāo)應(yīng)予撤銷，但由于撤銷注冊(cè)商標(biāo)并非法院職權(quán)范圍，兩被告又未舉證證明系爭(zhēng)注冊(cè)商標(biāo)已經(jīng)被撤銷，故原審法院對(duì)其這一辯解同樣不予采信。據(jù)此可以認(rèn)定，原告合法受讓“Top Star”注冊(cè)商標(biāo)，其在核定的服裝商品范圍內(nèi)對(duì)該商標(biāo)所享有的專用權(quán)受到法律保護(hù)。此外，系爭(zhēng)注冊(cè)商標(biāo)兩次轉(zhuǎn)讓中均約定受讓人自核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓之日起獲得該商標(biāo)轉(zhuǎn)讓前后的所有權(quán)益，故原告亦有權(quán)對(duì)其獲得該商標(biāo)權(quán)利之前的侵權(quán)行為主張保護(hù)。由于系爭(zhēng)注冊(cè)商標(biāo)原權(quán)利人雨柔公司曾于2001年向蘇州中院起訴，請(qǐng)求追究被告蘇州三大公司侵犯系爭(zhēng)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)之責(zé)任，造成訴訟時(shí)效的中斷，原告的本次起訴仍然在訴訟時(shí)效期間內(nèi)，應(yīng)予保護(hù)。

　　第三，被告蘇州三大公司的行為是否侵犯原告的商標(biāo)專用權(quán)。被告蘇州三大公司從1999年8月起生產(chǎn)帶有“TOP STAR”商標(biāo)的襯衫，將這些襯衫銷售到上海并出口海外。將被告使用的該商標(biāo)與原告注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行比對(duì)，被告的“TOP STAR”與原告的“Top Star”僅字體和大小寫不同，文字組合則完全一致，兩個(gè)商標(biāo)在讀音、含義上也完全相同，屬近似商標(biāo)。由于同樣使用于服裝商品上，容易使相關(guān)公眾認(rèn)為被告所使用的這兩個(gè)商標(biāo)就是原告擁有的系爭(zhēng)注冊(cè)商標(biāo)或與之存在某種關(guān)系，從而造成公眾對(duì)商品來(lái)源的混淆。被告蘇州三大公司辯稱，其以定牌加工方式為國(guó)外公司生產(chǎn)“TOP STAR”服裝且全部出口，但其所提供的證據(jù)因形式要件的瑕疵而不能被采信。此外，被告蘇州三大公司對(duì)太倉(cāng)工商局認(rèn)定其商標(biāo)侵權(quán)的處罰決定并未提出復(fù)議及行政訴訟，且已經(jīng)繳納了罰款，說(shuō)明其已經(jīng)認(rèn)可了侵權(quán)事實(shí)。因此，被告蘇州三大公司的行為構(gòu)成對(duì)原告“Top Star”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的侵害，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。原告還主張被告蘇州三大公司生產(chǎn)的帶有“TOM STAR”商標(biāo)的服裝侵犯了原告的商標(biāo)權(quán)，但被告商標(biāo)的“TOM STAR”與原告的“Top Star”的字母組合、文字大小寫及字體均不相同，讀音上存在差異，且含義也各不相同，故兩商標(biāo)尚不足以導(dǎo)致相關(guān)公眾的誤認(rèn)，不構(gòu)成近似商標(biāo)。

　　第四，被告上海三大公司的行為是否侵犯原告的商標(biāo)專用權(quán)。早在2001年8月，上海三大公司就已經(jīng)在上海富安百貨租賃柜臺(tái)銷售“TOP STAR”品牌襯衫，到2002年8月，其被發(fā)現(xiàn)仍在銷售“TOP STAR”品牌的襯衫。由于被告上海三大公司與蘇州三大公司均確認(rèn)前者在上海銷售的是后者提供的出口剩余產(chǎn)品，且兩被告的法定代表人為同一人，故在蘇州三大公司2000年12月受到工商部門處罰時(shí)，上海三大公司就應(yīng)當(dāng)知道其所銷售的上述品牌襯衫系侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的商品。被告上海三大公司雖然辯稱蘇州三大公司被工商部門處罰后未繼續(xù)供應(yīng)其系爭(zhēng)服裝，原告買到的仍是庫(kù)存產(chǎn)品，但由于上海三大公司的銷售持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，其又未對(duì)此辯解提供相應(yīng)的證據(jù)，原審法院對(duì)其這一辯解不予采信。上海三大公司應(yīng)當(dāng)知道其所銷售的“TOP STAR”品牌的襯衫是侵犯他人商標(biāo)權(quán)的產(chǎn)品而仍然長(zhǎng)期銷售，其行為顯然構(gòu)成對(duì)原告“Top Star”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的共同侵害，被告蘇州三大公司應(yīng)當(dāng)就其銷售侵權(quán)產(chǎn)品的行為與被告上海三大公司承擔(dān)共同侵權(quán)的民事責(zé)任。原告請(qǐng)求兩被告共同賠償其經(jīng)濟(jì)損失人民幣250萬(wàn)元，原審法院認(rèn)為，原告主張的兩被告利潤(rùn)率均僅基于推測(cè)，并無(wú)相應(yīng)證據(jù)予以證明，故原審法院對(duì)原告提出的索賠數(shù)額難以支持。由于兩被告也未能充分證明其各自的侵權(quán)所得利潤(rùn)，故原審法院根據(jù)業(yè)已查實(shí)的兩被告分別生產(chǎn)、銷售的侵權(quán)產(chǎn)品的數(shù)量和銷售額，綜合考慮兩被告侵權(quán)行為的性質(zhì)、期間、后果等因素，對(duì)兩被告應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的賠償數(shù)額予以酌情確定。

　　據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》（1993年修正）第三十八條第（1）項(xiàng)、第（3）項(xiàng)，《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》（2001年修正）第五十二條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第五十六條第二款，以及《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則》（1999年第四次修正）第四十一條第（1）項(xiàng)的規(guī)定，判決：一、被告蘇州三大制衣有限公司、上海三大國(guó)際服飾有限公司立即停止對(duì)原告北京東方昊翔服裝版型設(shè)計(jì)中心“Top Star”注冊(cè)商標(biāo)（第1015514號(hào)）專用權(quán)的侵害；二、被告蘇州三大制衣有限公司于本判決生效之日起10日內(nèi)賠償原告北京東方昊翔服裝版型設(shè)計(jì)中心經(jīng)濟(jì)損失人民幣480，000元；三、被告上海三大國(guó)際服飾有限公司于本判決生效之日起10日內(nèi)賠償原告北京東方昊翔服裝版型設(shè)計(jì)中心經(jīng)濟(jì)損失人民幣 20，000元，被告蘇州三大制衣有限公司對(duì)此承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。本案受理費(fèi)人民幣22，510元，由原告北京東方昊翔服裝版型設(shè)計(jì)中心負(fù)擔(dān)人民幣 9，000元，被告蘇州三大制衣有限公司負(fù)擔(dān)人民幣13，000元，被告上海三大國(guó)際服飾有限公司負(fù)擔(dān)人民幣510元。

　　審 判 長(zhǎng) 朱 丹

　　代理審判員 王 靜

　　代理審判員 張曉都

　　二OO四年七月三十日

　　書 記 員 范雯霞